Novità normative recenti
Nel 2023 il legislatore italiano ha introdotto significative modifiche in materia di proprietà industriale. La Legge 24 luglio 2023, n. 102 ha riformato il Codice della Proprietà Industriale con l’obiettivo di semplificare le procedure e rafforzare le tutele. Ad esempio, è stato espressamente vietato registrare come marchio segni che richiamino denominazioni d’origine protette o indicazioni geografiche tipiche, per evitare sfruttamenti indebiti di nomi legati al territorio. Contestualmente, è stata abolita la regola del “privilegio accademico” (professor’s privilege), attribuendo alle università (e non più solo ai singoli ricercatori) la titolarità iniziale delle invenzioni sviluppate nell’ambito della ricerca pubblica. Inoltre, sono state introdotte misure di semplificazione: ad esempio, per i depositi dei brevetti è ora possibile completare il pagamento delle tasse entro un mese dal deposito senza perdere la data di priorità. Queste riforme normative, promosse anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mostrano l’attenzione crescente verso la tutela di marchi, brevetti e altri asset immateriali, rendendo però necessario un costante aggiornamento da parte di imprese e professionisti.
Marchi: nuove tutele e rischi
Nel celebre passo shakespeariano “Che cosa c’è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa, con un altro nome avrebbe lo stesso profumo”, si suggerisce che il nome in sé sia qualcosa di secondario. Nel diritto dei marchi, invece, il nome – il marchio – è un bene prezioso, capace di identificare un’azienda e i suoi prodotti, racchiudendo in sé reputazione e valore commerciale. La scelta e la registrazione di un marchio richiedono perciò grande attenzione e strategie oculate.
Marchi rinomati e protezione oltre i settori: Una delle novità giurisprudenziali più rilevanti riguarda la tutela dei marchi rinomati. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che un marchio celebre gode di una protezione ampliata, anche al di fuori dei prodotti o servizi per cui è registrato. Non è necessario dimostrare un rischio di confusione diretto tra prodotti diversi; è sufficiente che l’uso di un segno simile possa sfruttare indebitamente la notorietà del marchio famoso o arrecargli pregiudizio. Ad esempio, in un caso recente un noto brand della moda ha agito contro un’azienda alimentare che aveva registrato un marchio per pasta richiamando lo stesso nome del brand di lusso. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1180/2025) ha dato ragione all’azienda di moda, ribadendo che la tutela ultramerceologica del marchio rinomato impedisce “agganciamenti parassitari”: anche in settori merceologici distanti, terzi non possono sfruttare la fama altrui per dare lustro ai propri prodotti. Questa pronuncia manda un chiaro messaggio alle imprese: quando un marchio diventa sinonimo di eccellenza, la legge lo protegge ben oltre i confini tradizionali, e qualsiasi tentativo di cavalcarne la fama verrà fermato.
Marchi ingannevoli e nullità della registrazione: Un altro profilo critico è quello dei marchi potenzialmente ingannevoli per il pubblico. Un marchio deve essere leale e non indurre in errore sul tipo, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti. Su questo punto, la Suprema Corte ha sancito principi rigorosi: con la sentenza n. 18683/2024 (Cass. civ., Sez. I, del 9 luglio 2024) è stata dichiarata invalida la registrazione di un marchio che poteva far credere ai consumatori che il prodotto provenisse da una certa zona geografica, cosa in realtà non vera. In pratica, se un’azienda tenta di registrare come marchio un nome che suggerisce caratteristiche false (ad esempio un luogo di origine prestigioso, ingredienti che non ci sono o qualità che il prodotto non possiede), quel marchio non avrà vita facile: potrà essere annullato perché inganna il pubblico. Tale orientamento è pienamente in linea con le norme europee e con le recenti modifiche legislative italiane, che hanno appunto rafforzato il divieto di registrare segni usurpativi o evocativi di indicazioni geografiche protette. Ignorantia legis non excusat: non conoscere queste regole non scusa l’imprenditore imprudente, e depositare un marchio senza un’adeguata analisi preventiva può portare a costosi contenziosi o alla perdita del marchio stesso.
Strategie per un marchio sicuro – il ruolo dell’avvocato: Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la registrazione di un marchio non si riduce a un mero adempimento formale. Occorre effettuare ricerche di anteriorità approfondite per assicurarsi che il nome scelto sia nuovo e distintivo, evitando conflitti con marchi altrui, soprattutto se noti. Va inoltre valutata attentamente la comunicazione associata al marchio per evitare qualsiasi connotazione ingannevole. In tutto ciò, l’avvocato esperto in diritto dei marchi svolge un ruolo cruciale: supporta l’azienda fin dalla fase creativa di brand naming (selezione del nome), fornendo pareri sulla registrabilità del segno e sulle classi di prodotti/servizi più opportune, e assiste poi nella presentazione della domanda di registrazione presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o a livello europeo (EUIPO) e internazionale. Inoltre, qualora terzi opponessero la registrazione (mediante procedura di opposizione) o in caso di contestazioni legali, il legale interviene per difendere il marchio. Un avvocato fornisce anche consulenza su come monitorare il mercato per individuare eventuali contraffazioni o usi non autorizzati del brand, attivandosi immediatamente per farli cessare. In sintesi, la tutela efficace di un marchio – dal deposito alla difesa in giudizio – richiede competenze giuridiche specifiche e una visione strategica che solo un professionista qualificato può garantire.
Brevetti: invenzioni condivise e clausole di eccezione
Se i marchi proteggono i segni distintivi di un’azienda, i brevetti tutelano l’essenza dell’innovazione tecnica: l’invenzione. Anche in questo ambito, recente giurisprudenza e cambiamenti normativi delineano scenari interessanti che ogni inventore e imprenditore dovrebbe conoscere. Ottenere un brevetto significa assicurarsi un monopolio temporaneo sull’invenzione, ma richiede il rispetto di regole formali e sostanziali stringenti – e soprattutto, implica saper gestire la fase successiva, ovvero lo sfruttamento del brevetto sul mercato e la difesa dalla contraffazione.
Brevetto con più inventori e co-titolarità: Capita spesso che un’idea innovativa nasca dal lavoro di squadra, con più inventori o partner aziendali. In caso di invenzioni sviluppate a più mani e brevettate congiuntamente, quale uso può fare ogni co-titolare del brevetto? La risposta è meno ovvia di quanto si pensi e recentemente la Cassazione si è espressa chiaramente sul punto. Con la sentenza del 18 febbraio 2025, n. 4131 (Cass. civ., Sez. I), la Corte ha stabilito che, in assenza di accordi specifici tra i co-proprietari, nessun contitolare di un brevetto può sfruttare unilateralmente l’invenzione brevettata senza il consenso degli altri. In pratica, se due o più soggetti detengono insieme un brevetto, uno di essi non può, motu proprio, decidere di produrre, vendere o concedere in licenza l’invenzione senza l’accordo degli altri comproprietari. Questa pronuncia, che richiama un principio già affermato in passato (Cass. n. 5281/2000), sottolinea l’importanza di definire a monte i rapporti tra inventori e soci: tramite contratti e patti parasociali, è possibile prevedere chi avrà la facoltà di sfruttare economicamente il trovato, come ripartire gli eventuali profitti e cosa accade in caso di disaccordo. Un avvocato può redigere accordi di co-titolarità o licenza mirati a prevenire controversie future. In mancanza di tali intese, il rischio è che l’invenzione resti bloccata in una sorta di “limbo” legale: ogni comproprietario ha un diritto di veto sull’uso da parte degli altri, il che può frenare l’ingresso dell’innovazione sul mercato. Dunque, per le start-up e le imprese innovative è fondamentale agire prima: definire per iscritto le regole del gioco tra co-inventori e partner, così da poter sfruttare il brevetto in modo agile e produttivo, senza incagliarsi in litigi proprietari.
Eccezioni alla tutela brevettuale – il caso della “Bolar clause”: Accanto al diritto esclusivo assicurato dal brevetto, esistono eccezioni previste per bilanciare l’interesse del titolare con quello pubblico alla concorrenza e alla disponibilità dei prodotti. Un esempio emblematico nel settore farmaceutico è la cosiddetta Bolar clause. Essa permette ai produttori di farmaci generici di svolgere alcune attività di ricerca e sperimentazione su principi attivi coperti da brevetto altrui, al solo fine di ottenere in tempo le autorizzazioni necessarie a immettere sul mercato il farmaco generico subito dopo la scadenza del brevetto. In altre parole, la legge concede una deroga: negli ultimi anni di vita del brevetto di un farmaco, i potenziali concorrenti possono prepararsi in anticipo, così che il giorno successivo alla scadenza i generici possano essere disponibili, a beneficio dei pazienti e del contenimento dei costi sanitari. Tuttavia, i confini esatti di questa deroga non sono sempre nitidi e sono stati oggetto di contenziosi. La Cassazione, con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18372/2024 del 5 luglio 2024), ha fatto chiarezza su alcuni punti controversi. Nel caso esaminato, due aziende erano accusate di aver prodotto e commercializzato, prima della scadenza, il principio attivo di un farmaco brevettato da una società concorrente, sostenendo che ciò rientrasse nelle attività consentite dalla Bolar clause. La Corte ha confermato che la clausola Bolar può applicarsi anche ai terzi fornitori del principio attivo (non solo all’azienda genericista finale), ma ad alcune condizioni stringenti: ad esempio, dev’esserci una richiesta specifica da parte di un produttore di generici interessato e devono essere previsti vincoli contrattuali per assicurare che il principio attivo venga usato solo per scopi di test e autorizzazione, non per vendita commerciale anticipata. In assenza di tali condizioni, l’attività svolta rischia di configurare una contraffazione del brevetto vigente. Questa sentenza mette in luce come il diritto dei brevetti sappia bilanciare monopoli e concorrenza: da un lato tutela l’inventore garantendogli esclusiva per un periodo, dall’altro permette – in misura controllata – di spianare la strada all’ingresso dei concorrenti legittimi post-scadenza. Per le imprese farmaceutiche, e non solo, è fondamentale capire bene cosa è lecito e cosa no durante la vigenza di un brevetto: basta un passo falso per incorrere in gravi responsabilità penali e civili per contraffazione. Anche qui, il ruolo di consulenza di un avvocato specializzato in brevetti è determinante: sia per orientare le aziende nei limiti delle attività di ricerca consentite, sia per intervenire prontamente se si sospetta una violazione dei propri diritti esclusivi.
Tutela legale dell’innovazione: Oltre a questi aspetti, il panorama dei brevetti si arricchisce di nuove opportunità e sfide. Dal 2023 è operativo il Brevetto Europeo Unitario con un relativo Tribunale Unificato dei Brevetti: questo significa che un titolare di brevetto europeo può, attraverso una procedura centralizzata, ottenere tutela in diversi Paesi UE e agire in contraffazione di fronte a un’unica corte sovranazionale. È un cambiamento epocale che snellisce la difesa dei brevetti su scala continentale, ma richiede scelte strategiche (ad esempio decidere se “opt-out”, cioè sottrarre i propri brevetti europei già esistenti alla competenza di tale tribunale). Anche in questo campo, farsi assistere da un legale aggiornato sulle normative internazionali diviene un vantaggio concreto: la consulenza brevettuale oggi non può prescindere da una visione globale, che includa i nuovi sistemi sovranazionali di tutela. Dalla fase di deposito della domanda di brevetto – dove occorre redigere con competenza le rivendicazioni tecniche, cuore del brevetto, per massimizzare la protezione – fino alle eventuali azioni di nullità o contraffazione, avere accanto un consulente legale preparato aiuta l’innovazione a tradursi in vantaggio competitivo sicuro. Un brevetto solido, ben scritto e ben gestito, è infatti uno scudo formidabile contro imitatori e free-riders, mentre un brevetto debole o mal difeso rischia di non valorizzare l’invenzione o, peggio, di essere dichiarato nullo alla prova dei fatti.
Conclusione – perché affidarsi a un avvocato per marchi e brevetti: “Dura lex, sed lex” dice un adagio: la legge va rispettata anche quando è complessa. Marchi e brevetti rappresentano un terreno altamente specialistico, dove normativa e giurisprudenza evolvono continuamente. Abbiamo visto come una scelta avventata – un nome non verificato, un accordo tra inventori non formalizzato, un utilizzo improprio di un ritaglio di libertà come la clausola Bolar – possa mettere a repentaglio anni di investimenti e lavoro creativo. Affidarsi a un avvocato competente in proprietà industriale significa dotarsi di una bussola sicura in questo contesto: un professionista che conosce non solo la legge, ma anche le più recenti interpretazioni dei tribunali, e sa anticipare i problemi prima che sorgano. Che si tratti di depositare un marchio, di brevettare un’invenzione, di negoziare una licenza tecnologica o di agire contro una contraffazione, la differenza tra un fai-da-te improvvisato e un intervento legale mirato può tradursi nel successo o fallimento di un progetto. “Chi ben comincia è a metà dell’opera” – iniziare col piede giusto, con le dovute registrazioni e cautele giuridiche, permette all’innovazione di esprimersi appieno senza inciampi. Allo stesso modo, reagire con tempestività e cognizione di causa di fronte alle violazioni consente di arginare i danni e preservare il valore acquisito. In definitiva, marchi e brevetti non sono solo pratiche burocratiche, ma asset strategici da coltivare e difendere con l’assistenza di chi ne ha fatto il proprio campo di eccellenza.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.
